網域名稱爭議處理機構
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專家小組決定書
處理機構:台北律師公會
案號 〡

112年網爭字第001號

處理程序開始日 〡

2023/05/17

處理程序結案日 〡

2023/06/21

系爭網域名稱 〡

papajohns.tw

申訴人 〡

美商約翰老爹國際股份有限公司(PAPA JOHN’S INTERNATIONAL, INC.)

註冊人 〡

Zhao Ke

1. 當事人

1.1 申訴人:美商約翰老爹國際股份有限公司
(PAPA JOHN’S INTERNATIONAL, INC.)
地址:2002 Papa John`s Boulevard,O, US
代理人:Joe O

1.2 註冊人:Zhao Ke
地址:Weihai Rd. O Owner, Shanghai, Shanghai CN

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1 系爭網域名稱:papajohns.tw

2.2 受理註冊機構:Epag.de

2.3 系爭網域名稱註冊日期:西元(下同)2017年4月10日

3. 本案處理程序

3.1 申訴人以2023年4月18日申訴書向台北律師公會,請求移轉系爭網域名稱,並選擇由一位專家組成專家小組。

3.2 台北律師公會於確認申訴書內容符合「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(下稱「處理辦法」)、「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(下稱「實施要點」)及「社團法人台北律師公會網域名稱爭議處理附則」(下稱「處理附則」)之相關規定後,正式受理本案。

3.3 台北律師公會確認本案專家小組應由一位專家組成,並自其專家名單中選定莫詒文律師組成本案之專家小組。

3.4經台北律師公會以112年6月16日北律文字第1121317號函,通知專家小組本件註冊人未提出答辯書。

4. 本案事實

4.1 申訴人係成立於1985年之美商公司,以PAPA JOHN`S和各種以PAPA JOHN`S呈現之商標為企業及個人提供工作場所、社群、人際網路以及相關的服務和便利設施。申訴人於美國、中國等國均有以「PAPA JOHN`S」提供餐飲或線上訂餐等餐飲服務。

4.2 申訴人於1997年起,於我國提交「PAPA JOHN`S」商標申請,取得「PAPA JOHN`S」字樣或包含該字樣之註冊商標,指定使用於各類商品及服務,該等商標權迄今仍有效存續,其後並於中國、美國、歐洲等其他國家提出「PAPA JOHN`S」字樣或包含該字樣之商標申請案。

4.3 申訴人於1995年於美國申請註冊「papajohns.com」網域名稱並使用至今。申訴人使用「papajohns.com」於申訴人之官方網站加以連結,行銷申訴人之各項產品與服務。

4.4 申訴人自1985年起,行銷及持續使用「PAPA JOHN`S」品牌,「PAPA JOHN`S」不僅已於多國申請商標,陸續亦有以「papajohns」註冊網域名稱,申訴人透過相關網域名稱爭訟程序取得有利之決定。惟註冊人在未經申訴人授權或同意之下,申請註冊「papajohns.tw」網域名稱。

4.5 申訴人認註冊人所註冊之系爭網域名稱有「處理辦法」第5條第1項各款所定情事,乃向台北律師公會提出申訴,並依同辦法第9條規定,請求註冊管理機構移轉系爭網域名稱予申訴人。

5. 適用規定

5.1 系爭網域名稱申訴符合「處理辦法」及「實施要點」等相關規定,經台北律師公會確認,爰依據上開規定及「處理附則」正式受理。

5.2 「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱(Domain Name)註冊管理業務規章」第26條第1項規定,註冊人就其所註冊網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」等相關規定處理。系爭網域名稱經申訴人向台北律師公會提出申訴,是以註冊人既有私法上契約義務,應接受台北律師公會所為爭議處理。

5.3 台北律師公會依「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」等相關規定處理,如有未規定事項,適用中華民國法律,並參酌「網際網路域名與號碼分配組織」(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers;ICANN)所頒布之「統一網域名稱爭議處理政策」(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)(下稱「UDRP」)、「統一網域名稱爭議處理政策施行細則」(Rules for UDRP)及其他網域名稱爭議處理機構,如「財團法人資訊工業策進會科技法律中心」(下稱「資策會科法中心」)、「World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center」(下稱「WIPO Center」)及「The National Arbitration Forum」(下稱「NAF」)等專家小組決定書。

6. 當事人之主張

6.1 申訴人申訴理由:

6.1.1 系爭網域名稱與申訴人之商標及事業名稱相同而產生混淆
本案系爭網域名稱為「papajohns.tw」之特取部分「papajohns」與申訴人事業名稱之特取部分「PAPA JOHN`S」以及商標「PAPA JOHN`S」之特取部分除英文字母大小及標點符號「`」之些微差異外,其餘皆相同,與申訴人之商標「PAPA JOHN`S」亦同,申訴人之「PAPA JOHN`S」商標具有高知名度,對於一般網路使用者而言,註冊人以「papajohns」作為系爭網域名稱之特取部分,將極易使人誤認為該網站為申訴人所有或經申訴人授權註冊之網域名稱,而顯有產生混淆之虞。故,系爭網域名稱已符合「處理辦法」第5條第1項第1款所定之情形。

6.1.2 於112年6月17日瀏覽系爭網域名稱「papajohns.tw」,有「购买此域名 该域名papajohns.tw热销中 报价为5999EUR!」之字樣,除此之外網頁於商品或服務部分可謂完全空白,可見註冊人並無準備使用系爭網域或與其相當之名稱之計劃,亦未有銷售商品或提供服務支打算,非善意使用系爭網域名稱「papajohns.tw」。另根據系爭網域名稱「papajohns.tw」之相關註冊資料,系爭網域名稱「papajohns.tw」係於2017年4月10日註冊,相較而言,申訴人最早於1983年間於美國申請註冊「PAPA JOHN`S」商標,於1995年申請註冊主域名「papajohns.com」。此外,根據相關媒體報導,系爭網域名稱「papajohns.tw」註冊前,「PAPA JOHN`S」即已具備極高之知名度且為著名商標,一般大眾僅會將系爭網域名爭中之特取部分「papajohns」與申訴人連結,註冊人使用該網域名稱不可能已為一般大眾熟知,由於註冊人並無實際使用系爭網域名稱「papajohns.tw」可言,註冊人顯非善意使用系爭網域名稱「papajohns.tw」,且並未為一般大眾所熟知,其使用亦非「合法、非商業或正當之使用」,與「處理辦法」第5條第2項第1款、第2款或第3款所定情形不符。

6.1.3 註冊人註冊系爭網域名稱,應屬惡意
註冊人於2017年4月10日註冊系爭網域名稱「papajohns.tw」已有數年。註冊人長期佔有含有申訴人著名商標「PAPA JOHN`S」之網域名稱,至今卻仍未提供網頁內容,進而造成申訴人因而被拒於網路入口,而喪失以消費者熟知之名稱,進入網際網路市場爭取交易之機會,且浪費有限網域名稱資源。註冊人申請註冊系爭網域名稱時,應告知TWNIC並確保「就註冊人所知,其註冊之網域名稱並未侵害他人之權益。」。註冊人之代表人際為創業者、企業經營者,應知悉申訴人之著名商標「PAPA JOHN`S」,卻仍以近似於申訴人著名商標之主要文字部分,申請註冊系爭網域名稱,此舉不但違反註冊人對於TWNIC之告知義務,且與申訴人之著名商標「PAPA JOHN`S」所表彰之服務品質及申訴人之公司商譽,產生不當攀附效果,且註冊人既係一公司組織,營利乃為其經營目的,且根據申請人所提供之資料,註冊人曾於與申請人之往來信件中,多次提及出售系爭網域名稱之目的。由上可知,註冊人註冊系爭網域名稱,目的係為獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之營利目的,意圖與申訴人之商標產生混淆,註冊人為惡意註冊及使用網域名稱,符合「處理辦法」第5條第3項第1款、第2款或第3款

6.1.4 綜上所述,系爭網域名稱「papajohns.tw」與申訴人「PAPA JOHN`S」等商標、事業名稱特取部分「PAPA JOHN`S」及網域名稱「papajohns.com」的特取部分近乎完全相同而產生混淆。註冊人就系爭網域名稱,並無權利或正當利益且註冊人係惡意註冊或使用系爭網域名稱。爰懇請專家小組將註冊人之「papajohns.tw」網域名稱逕移轉予申訴人。

6.2 註冊人未提出答辯書。

7. 決定理由
7.1 網域名稱爭議之處理程序及原則
網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人所提出之事實證據,作為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組作成決定之證據資料,除網域名稱註冊及使用之相關資訊外,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則。
 
7.2 申訴要件與舉證責任
 
7.2.1 按「處理辦法」第5條第1項規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴: 一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。 二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。 三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。是本案申訴是否有理由,應依前述「處理辦法」第5條第1項各款規定要件為判斷。
 
7.2.2 關於舉證責任之分配,申訴人對於「處理辦法」第5條第1項各款所規定之申訴要件存在之事實,負有主張及舉證責任(參資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2006-008、STLC2006-012、STLC2006-014)。惟申訴人對於註冊人就其網域名稱無權利或正當利益,以及註冊人惡意註冊或使用網域名稱之情事,如已為初步舉證而使專家小組認為有相當可能性存在,則應轉由註冊人提出必要證據,以證明自己對網域名稱有權利或正當利益,亦或無惡意註冊或使用之情形(參資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2006-08、STLC2006-014、STLC2006-017)。
 
7.3 系爭網域名稱是否與申訴人之商標、事業名稱相同或近似而產生混淆
 
7.3.1 按「處理辦法」第5條第1項第1款規定:「網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者」。其所謂相同或近似而產生混淆,係指系爭網域名稱依整體觀察方式,在外觀、觀念或讀音上可認為相同或近似,而一般具有普通知識經驗之網路使用者,施以普通之注意,仍有混淆誤認之虞者而言。
 
7.3.2 查申訴人之事業名稱為
「PAPA JOHN`SINTERNATIONAL,INC.」,以「PAPA JOHN`S」為其事業之特取名稱,並於多國取得或申請「PAPA JOHN`S」商標權,有申訴人提出之附件1可證。而註冊人所註冊之系爭網域名稱為「papajohns.tw」,以「papajohns」為網域名稱的特取部分。比較系爭網域名稱與申訴人之商標及事業名稱,得知系爭網域名稱的特取部分與申訴人之商標及事業特取名稱差異僅在於英文字母大小寫及標點符號「`」不同而已。由於網域名稱(Domain Name)沒有大小寫之分,無論大寫或小寫均指向同一URL或Email Address。是足認系爭網域名稱特取部分「papajohns」,與申訴人之「PAPA JOHN`S」商標及事業名稱相同,一般具有普通知識經驗之網路使用者,縱施以通常之注意,仍有產生混淆誤認之虞,故合於「處理辦法」第5條第1項第1款規定。
 
7.4 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益
 
7.4.1 所謂註冊人就其網域名稱有權利或正當利益,乃指註冊人之網域名稱與公司名稱、所營事業內容,在語意、字義或商業習慣上有明顯之關聯而言(參資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2002-0077.4(3))
 
7.4.2 經查詢經濟部智慧財產局之商標檢索,並未發現註冊人有註冊或申請任何含有「PAPA JOHN`S」或「papajohns」字樣之商標,且註冊人未提出系爭網域名稱與公司名稱、公司法定代理人、所營事業內容,在語意、字義或商業習慣上有明顯關聯之事證,難認註冊人就系爭網域名稱有權利或正當利益,故合於「處理辦法」第5條第1項第2款規定。
 
7.5 註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱
 
7.5.1 按「處理辦法」第5條第3項之規定,是否惡意註冊或使用系爭網域名稱,得參酌下列各款情形認定之: 一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。 二、註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。 三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。 四、註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。
 
7.5.2 前開各款規定,解釋上均屬認定是否有「惡意註冊」或「惡意使用」之參考因素,僅為例示性規定,並不以該項所列之各款情形為限,且如有其中之一種或數種情事,足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,亦足該當之,並不以全部具備為必要。
 
7.5.3 按「處理辦法」第5條第3項第1款規定:「註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。」主要是指註冊人註冊或取得該網域名稱,並非「自行利用」,而是希望透過出售、出租等方式取得不相當的利益。
 
7.5.4 註冊人將申訴人之商標主要部分「PAPA JOHN`S」註冊「tw」 網域名之行為,已實質阻止申訴人將其商標及其服務名稱 「PAPA JOHN`S」作為網域名稱,且根據系爭網域名稱「papajohns.tw」之WHOIS查詢資料,有「购买此域名 该域名papajohns.tw热销中 报价为5999EUR!」之字樣,除此之外網頁於商品或服務部分可謂完全空白,系爭網域雖在註冊期間,並未實際使用,從註冊人未在台灣申請任何「PAPA JOHN`S」相關商標,未販售或提供任何與「PAPA JOHN`S」相關商品或服務。是以,註冊人應認知其以申訴人註冊商標之文字申請系爭網域名稱時,將造成妨礙申訴人使用該著名商標註冊爲網域名稱之結果。故足堪認定具有妨礙申訴人使用其事業名稱 、商標以及網路事業標識註冊網域名稱之不正當目的,合於「處理辦法」第五條第一項第三款所規定之註冊人惡意註冊或使用網域名稱。是申訴人之主張應屬有理。
 
7.6 本案之事實,已臻明確,申訴人其餘主張,經審酌對於本案決定結果不生影響,爰不予逐一論列,併此敘明。
 
7.7 據上論結,申訴人就系爭網域名稱所提申訴,符合「處理辦法」第5條第1項各款之要件,申訴人依「處理辦法」第9條規定,請求移轉系爭網域名稱予申訴人,應屬有據。
8. 決定主文
網域名稱「papajohns.tw」應移轉予美商約翰老爹國際股份有限公司(PAPA JOHN’S INTERNATIONAL, INC.)
專家小組莫詒文
決定日期2023/06/21