網域名稱爭議處理機構
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專家小組決定書
處理機構:資策會科法所
案號 〡

STLI2020-002

處理程序開始日 〡

2020/02/17

處理程序結案日 〡

2020/04/25

系爭網域名稱 〡

zara.tw

申訴人 〡

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

註冊人 〡

Mohammed Shehbaz Shaikh

1. 當事人
1.1. 申訴人:INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (簡稱INDITEX, S.A.)(西班牙商‧迪西儂紡織工業股份有限公司,註冊於西班牙拉科魯尼亞省(A Coruna))
1.2. 註冊人:OOO
2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構
2.1. 系爭網域名稱:〈zara.tw〉 
2.2. 受理註冊機構:GoDaddy(代理)
2.3. 網域名稱註冊日期:2015年03月20日(有效至2021 年03月20日止)
3. 本案處理程序
3.1. 申訴人之代理人於2020年02月13日將申訴書以電子郵件送達財團法人資訊工業策進會科技法律研究所(以下簡稱「科法所」),選擇由一名專家組成專家小組,並於同年02月15日繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。紙本申訴書於2020年02月14日送達科法所。
3.2. 科法所於2020年02月15日向財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱TWNIC)索取系爭網域名稱註冊資料。 
3.3. 申訴人之申訴,經科法所確認本案符合「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(以下簡稱「處理辦法」)及「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(以下簡稱「實施要點」)有關申訴之要件,正式受理本案。科法所隨即於2020年02月17日以電子郵件將申訴書寄送予註冊人。
3.4. 依「實施要點」第四條第三項之規定,本案處理程序開始日為2020年02月17日。
3.5. 科法所於2020年02月17日依「實施要點」第四條第四項之規定,將處理程序開始日以電子郵件及郵寄方式通知雙方當事人及TWNIC。
3.6. 迄2020年3月17日答辯截止日止,未收到註冊人之正式答辯書。
3.7. 科法所依據「實施要點」第四條第二項規定,於 2020年03月24 日確認本案專家小組應由一名專家組成,並選定由其專家名單中之陳思廷副教授擔任。科法所於2020年03月25日以郵寄及電子郵件方式,通知雙方當事人及TWNIC有關本案專家小組之選定及預定最後作出決定之日期為2020年04月15日。嗣因案情釐清與研究需要,通知延展做出決定日期。
4. 本案事實
4.1. 申訴人於1975年在西班牙成立「迪西儂紡織工業股份有限公司」(屬INDITEX, S.A.集團),製造ZARA品牌服飾行銷全世界,2011年11月起陸續在台灣設立正式銷售據點,其使用之「ZARA」商標名稱,業經申訴人最早於1996年02月16日向中華民國台灣經濟部智慧財產局完成「ZARA」之商標名稱註冊獲准(第00706557號商標),嗣後取得「ZARA」相關商標多件,且廣泛指定使用於各類服飾等商品與服務。又,申訴人於1997年起即以zara商標作為域名之主要部分,申請註冊全球域名www.zara.com。 
4.2. 經濟部智慧財產局2014年11月20日中台異字地G01020726號審定書、2016年同局所編製之「最新著名商標選輯」中,均將申訴人所有之「ZARA」商標列為著名商標。 
4.3. 註冊人於2015年03月20日透過代理商GoDaddy註冊系爭「zara.tw」網域名稱。 
4.4. 申訴人申訴註冊人違反「網域名稱爭議處理辦法」第5條第1項規定,請求系爭域名「zara.tw」移轉予申訴人。 
5. 適用規定
5.1. 科法所於2001年03月29日經 TWNIC 認可,成為國家代碼(ccTLD )為 tw 之網域名稱爭議處理機構。 
5.2. 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱「管理辦法」)第16條規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」規定 辦理。經申訴人向科法所提出本申訴案,註冊人即有私法上契約 義務,應接受科法所就本案系爭網域名稱進行爭議之處理。 
5.3. 科法所依「處理辦法」、「實施要點」及資訊工業策進會科技法 律研究所網域名稱爭議處理附則相關規定處理本案,如有未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (以下簡稱「ICANN」)所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (以下簡稱 「UDRP」)、Rules for UDRP (以下簡稱「Rules」),及其他網 域名稱爭議處理機構,如 World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center (以下簡稱「WIPO Center」)作成之網域名稱爭議之專家小組決定書。 
5.4. 申訴要件:依「處理辦法」第5條第1項規定,「申訴人因註冊 人之網域名稱註冊具有下列情事為由,得向爭議處理機構提出申訴:
(1) 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
(2) 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
(3) 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。」 
5.5. 依「處理辦法」第5條第2項規定,「有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
(1) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
(2) 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
(3) 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。」 
5.6. 依「處理辦法」第5條第3項規定,認定註冊人惡意註冊或使 用網域名稱,得參酌下列各款情形:
「(1) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
(2) 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱 或其他標識註冊網域名稱為目的。
(3) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
(4) 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。」
6. 當事人之主張
6.1. 本案申訴人之主張略以:
6.1.1. 系爭域名與申訴人使用之著名商標、事業名稱及網路事業標識完全相同而產生混淆:
(1) 申訴人公司註冊於西班牙A Coruna,經營生產流行服飾品牌,於系爭網域名稱註冊日(2015年3月20日)前,早以「ZARA」圖樣作為事業品牌名稱,並在全球包括台灣申請獲准商標、服務標章註冊,及以該商標作為全球網域名稱之主要部分。申訴人於2011年起陸續在台灣設立銷售據點,迄系爭網域名稱註冊日前,已有7家ZARA連鎖服飾店。
(2) 申訴人及所屬集團所有之「ZARA」商標,並非一般習見,實具有特定意涵之外文,為申訴人及所屬集團所創造設計,具有高度識別性,不僅已在全球多國家註冊「ZARA」商標獲准,更在台灣最早於1996年02月16日向中華民國台灣經濟部智慧財產局完成「ZARA」之商標名稱註冊獲准(第00706557號商標),嗣後取得「ZARA」相關商標多件,且廣泛指定使用於各類服飾等商品與服務。「ZARA」商標早已廣為全球及台灣消費者所熟知之著名商標,可見於經濟部智慧財產局2014年11月20日中台異字地G01020726號審定書、2016年同局所編製之「最新著名商標選輯」中,均將申訴人所有之「ZARA」商標列為著名商標。
(3) 申訴人自1997年起即以「ZARA」商標作為網域名稱之主要部分申請註冊,為zara在世界多國網域名稱之註冊人,並使用zara.com全球網域名稱作為申訴人之全球官方網站。足見在系爭域名註冊前,申訴人之「ZARA」商標已在我國與其他國家具有相當知名度,並為我國相關事業或消費者所普遍認知之著名商標、品牌與事業名稱,故申訴人在台灣取得並使用系爭域名,具有正當之期待利益。
(4) 註冊人於2015年03月20日透過代理商GoDaddy註冊系爭「zara.tw」域名,與申訴人之「ZARA」著名商標,無論在外觀、觀念、讀音與字母排序上完全相同,僅英文字母大小寫之差別,影響一般消費者與網路使用者誤認係申訴人所設網站而生混淆,或誤認註冊人與申訴人間存有關係企業、授權或贊助關係等類似關係而生混淆情形,因而符合「處理辦法」第5條第1項第1款。
6.1.2. 註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益:
(1) 申訴人之「ZARA」商標在系爭域名註冊前,不僅在世界具有高知名度,在我國已屬著名商標,並已在網路提供銷售商品服務,包括以「ZARA」在全球多國註冊域名並提供線上購物服務。
(2) 註冊人姓名Mohammed Shehbaz Shaikh,與系爭域名無任何字面上或形式上關聯,且註冊人在全球及我國並未取得與「ZARA」相關商標,申訴人亦從未同意或授權註冊人使用「ZARA」商標或申請作為域名。 
(3) 申訴人於2019年11月27日輸入系爭域名時,顯示無法連線,足見註冊人並無使用系爭域名銷售商品或提供服務,難謂其使用系爭域名情形已為一般大眾所熟知及合法、非商業或正當使用系爭域名,故註冊人就系爭域名無權利或正當利益。 
6.1.3. 註冊人係惡意註冊及使用系爭域名: 
(1) 註冊人註冊取得域名後,並無使用事實,其於2019年8月起陸續以電子郵件與申訴人聯繫,依其內容可知註冊人知悉「ZARA」為申訴人之商標、品牌及事業名稱,其註冊取得系爭域名之目的係為高價出售該域名獲利(販賣價金美金100萬~200萬間),欲自申訴人處獲取超過系爭域名註冊所需相關費用之利益。
(2) 註冊人明瞭以「ZARA」著名商標申請註冊域名時,必妨礙申訴人使用自己所有的該商標註冊域名之情形,竟於無正當權利或利益情形下,以zara申請域名註冊,顯見註冊人確有妨礙申訴人使用「ZARA」著名商標註冊域名之不正當目的。
(3) 申訴人之「ZARA」著名商標及事業名稱,在世界各國享有高知名度,並經我國註冊。註冊人於註冊系爭域名時明知其事,且未經申訴人同意或授權,擅自以相同文字申請,已違反註冊人對註冊機構之告知義務。
(4) 若註冊人未來使用系爭域名,恐有產生註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址之疑慮,故符合惡意註冊或使用系爭域名。
6.2. 本案於答辯截止日(2020年3月17日)止,未收到註冊人之正式答辯書,依規定應認為註冊人未提答辯。
 
7. 決定理由
7.1. 網域名稱爭議之處理程序及原則: 
網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理 程序,原則上係採辯論主義。亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據做為決定之基礎, 當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組作成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供網域名稱註冊及使用之相關資訊(參見 STLC2001-001 <m-ms.com.tw>案)。 
7.2. 申訴要件與舉證責任: 
7.2.1. 依「處理辦法」第5條第1項關於申訴理由要件規定及「處理辦法」所據以制訂之UDRP 4(a)規定,前述三款要件必須同時成就,申訴案才成立 (參見 STLC2011-001 <104人力銀行.tw>案)。 
7.2.2. 「註冊人未依規定提出答辯書時,除特殊情形外,專家小組應依申訴 書作出決定」,實施要點第5條第6項已有明文,查本案註冊人非依「處理辦法」與爭議處理單位(科法所)正常程序規定提出答辯書,經專家小組考量本案並不存在特殊情形,故認定註冊人未提出答辯。復依辯論主義之精神,若申訴人僅對申訴要件存在之事實加以主張,並以文字說明取代證據之提出,此時若註冊人並不對申訴人提出之申訴要件存在加以爭執,則專家小組應認定有申訴人所提出申訴要件存在之事實(參見STLI2011-016<omron.tw>案)。 
7.3. 專家小組認定:
7.3.1. 系爭網域名稱與申訴人使用之商標相同或近似而產生混淆: 
(1) 按「處理辦法」第5條第1項第1款規定,網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者,係指網域名稱與申訴人之商標等標識相同或近似,並因而產生混淆。本要件之成立,雖然涉及相同或近似之判斷,然而並不能僅以網域名稱與商標為機械式之比對為已足,尚必須就是否有產生混淆加以判斷。 又倘系爭網域名稱,依整體觀察方法,在外觀、觀念或讀音上可認為相同或近似,而一 般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意,仍有混淆誤認之虞者,便符此項要件(參見 STLC2001-004 <cesar.com.tw>案;STLC2011-006 <muzee.com.tw>案)。 
(2) 系爭網域名稱之主要部分「zara」與申訴人所擁有之「ZARA」商標在讀音與字母排序上完全相同,僅有英文字母大小寫的差異,然而依一般網路之使用習慣,英文字母大小寫經常可以互換而毫無表達上之差異,例如在瀏覽器上之位址輸入欄內可任意輸入大小寫而無區別,甚至有優先輸入小寫之習慣,故對一般網路使用者而言,如施以普通之注意,仍將有產生混淆之虞。(同見解請參見 STLC2001-005 <www.skii.com.tw>案、 STLC2002-005 <bosch.com.tw>案)。因此,本案系爭網域與申訴人商標兩者之差異,實際上所表達的皆是英文「zara」,依整體觀察方法,在外觀、觀念或讀音上均可認為相同,而一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意,仍有混淆誤認之虞。 
(3) 惟因TWNIC 提供多種類之屬性型網域名稱(包括「.tw」「.com.tw」、「.org.tw」與「.net.tw」)供各界申請使用,且網域名稱註冊採取「先申請、先發給」(first come, first served)政策,此時即必須探究註冊人之網站經營行為,以整體判斷其近似或混淆性。依申訴人所提申訴證據(申證九)及專家小組實際調查證據(2020年4月25日連接網站)顯示,系爭網址「www.zara.tw」所連結之網站,首頁內容僅顯示「Website coming soon」文字,無實質內容且非正常網站運作,難認有實際網站經營,域名註冊目的主要係誘使受混淆的一般網路使用者接觸系爭網址。 
(4) 經查申訴人所提供資料:經濟部智慧財產局2014年11月20日中台異字地G01020726號審定書、2016年同局所編製之「最新著名商標選輯」,均將申訴人所有之「ZARA」商標列為著名商標。註冊人藉由申訴人商標之高知名度,將之作為系爭域名主要部分,足已使他人對申訴人商標混淆誤認。 
(5) 因此,在本案申訴人之商標及事業名稱「ZARA」已具有高度知名度之情況下,註冊人經營之空殼網站域名,對一般網路使用者已生混淆誤認之結果:使人誤認該網站為申訴人、其關係企業或其授權之代理商或經銷商所建置。專家小組因此認定,註冊人之系爭網域名稱與申訴人使用之商標相同而產生混淆,構成「處理辦法」第5條第1項第1款之情事。
7.3.2. 註冊人就系爭網域名稱未具權利或正當利益: 
(1) 所謂註冊人就其網域名稱有權利或正當利益,指註冊人之網域名稱與公司名稱所營事業內容,在語義、字義及商業習慣上有明顯之關聯而言(參見 STLC2002-007〈manulife.com.tw〉案)。經查,本案註冊人之中英文名稱與系爭網域名稱,並無面上或形式上之關連,且相對於申訴人高度知名之ZARA商標與已於世界多國註冊之相關網域名稱,註冊人使用該網域名稱,顯然並未為一般大眾所熟知。 
(2) 為輔助「處理辦法」第5條第1項第2款之認定,同5條第2項規定:「有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網 域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。 二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。 三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。」 本案依前揭申訴人所提系爭網址連接證據(申證9)及前述專家小組實際證據調查可知,網站內無實質內容且非如同一般正常網站運作,實無法證明註冊人已準備使用該網域名稱銷售商品或提供服務。又,註冊人係意圖利用申訴人著名之「ZARA」商標及事業名稱而產生混淆,從而引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址,以作為銷售該系爭域名為營業目的,而非為自行正當之使用,難認註冊人已以善意使用系爭網址。 
(3) 次查系爭網域名稱連結之網站首頁使用與申訴人註冊之相同「ZARA」商標及文字,註冊人所經營之網站已使一般網路使用者誤認該網站為申訴人、其關係企業或其授權之代理商或經銷商所建置,可認係以非法、非商業與非正當之使用,惡意混淆、誤導消費者或減損申訴人著名之「ZARA」商標及事業名稱,並企圖以轉售系爭網域名稱以獲取商業利益。 
(4) 據上所述,本案專家小組認定註冊人並未擁有系爭網域名稱之權利或正當利益,符合處理辦法第5條第1項第2款規定之要件。 
7.3.3. 註冊人惡意註冊或使用系爭網域名稱: 
(1) 按「處理辦法」第5條第1項第3款規定,申訴之成立,註冊人只要有「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可,並不以兩者兼具為必要。依據同條第3項規定,得參酌認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」包括四款情形,且各款情形僅為例示性規定,並不以該項所列之各款情形為限,且如有其中之一種或數種情事,即足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,並不以全部具備為必要。(參見 STLC2001-001〈m-ms.com.tw〉案) 
(2) 申訴人早已於1975年於西班牙成立「ZARA」品牌服飾,產品行銷全世界,並已在全球許多其他國家將「ZARA」和其變體註冊商標;在台灣,其「ZARA」商標(第00706557號商標)業已於1996年02月16日註冊獲准,嗣後更取得多件「ZARA」相關商標)。申訴人所有之「ZARA」商標,不僅在世界各國具有高知名度,在台灣亦已列為著名商標,已如前述。此外,申訴人致力於在網路品牌經營,包括已以官方網站 www.zara.com註冊全球域名,並已在全球多國(包括台灣)以「ZARA」字樣註冊多個域名進行網路銷售,顯見「ZARA」之商標與名稱,在一般大眾認知中具有高度的識別性。 
(3) 註冊人未將系爭域名用於真實提供商品或服務或用於其他合法用途,且查無準備利用系爭域名事實,已如前述,經查申訴人曾與註冊人以電郵交涉系爭域名補償之溝通過程,註冊人曾開價以100~200萬美元補償其註冊費和轉移費,且註冊人顯露自己經濟現況(租屋)、坦承本案是特別為申請人保留zara域名的動機,以及欲以所獲利益購置印度Mumbai不動產以便兄弟今後可以快樂、無壓力地生活之情形(申證10),足堪認定註冊人係惡意利用申訴人「ZARA」商標與事業名稱之知名度,藉以高價出售系爭域名,牟取超額不當利益,已符合「處理辦法」第5條第3項第1款所規定之要件。 
(4) 另查註冊人並無權利或正當利益使用「ZARA」,其申請系爭域名註冊時,違反「處理辦法」第3條第1項第2款(「侵害申訴人之權益之告知義務」),其應告知卻未依規定告知,顯見註冊人有系爭域名使用與註冊之惡意。 
(5) 註冊人未使用此名稱作為公司名稱或在「ZARA」商標或名稱中有任何其他合法權利,且非以合法、商業目的或正當目的使用系爭域名,而是以誤導方式轉移用戶,亦即利用「ZARA」商標的知名度,使網路使用者連結到系爭域名所在的空殼網站,無論註冊人本身是否從網站獲得實際收益,不影響前揭規定關於「惡意」註冊或使用之認定。是註冊人註冊或使用系爭網站名稱,可認係為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址,符合「處理辦法」第5條第3項第4款所規定之要件。 
(6) 綜上,本案專家小組認定系爭域名符合「處理辦法」第5條第1項第3款之規定,本案註冊人有惡意註冊及使用系爭網域名稱之情事。 
7.3.4. 據上論結,專家小組認同申訴人就系爭網域名稱之申訴符合「處理辦法」第5條第1項各款之要件,申訴人之主張為有理由。 
8. 決定主文

本案專家小組認定,申訴人就系爭網域名稱之申訴,合於「處理辦法」第5條第1項之規定,故依申訴書請求之救濟方法,決定移轉系爭網域名稱予申訴人。 

 

專家小組陳思廷
決定日期2020/04/25